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2014.12.22

杉田 秀

米国研修レポート2014/10~前篇:Myriad/Alice最高裁判決の影響とAFCP2.0の現状~ vol. 2

NGB特許部では毎年若手部員の米国研修を実施しています。今年も2014年10月20日から24日までの日程でワシントンD.C.とその近郊の特許事務所を訪問しましたのでその様子をお届けします。

vol. 1 (Myriad最高裁判決の実務的影響)に引き続き、”Alice最高裁判決の実務的影響”と”AFCP2.0の有効活用テクニック”についてご紹介致します。

vol. 1 (Myriad最高裁判決の実務的影響)
– vol. 2 (Alice最高裁判決の実務的影響とAFCP 2.0の現状)

Alice最高裁判決の実務的影響

2014年6月、米国最高裁判所はAlice Corporation Pty. Ltd. v. CLS Bank International裁判において、コンピュータによって実施されるAlice Corporationの方法クレームおよびシステムクレームに特許適格性はないという判決(以下、Alice判決)を下しました。この判決により、今後はソフトウエア関連発明、とりわけビジネスモデルを主体とする発明の米国での特許取得が難しくなるだけでなく、既に認可されたソフトウエア関連発明の米国特許の権利の有効性についても厳しく問われていくことが予想されます。今回の判決で、クレームが特許の対象とならない“Abstract Idea”を含むと判断された場合には、クレームに記載されている“Abstract Idea”の応用/実施の部分に、特許の対象に変換するに十分な“inventive concept (発明的なコンセプト)”を含むかどうかに基づいて特許適格性を判断する、とされました。なお、どのようなクレームがAbstract Ideaと判断されるかについては、USPTOの例示によれば、基本的な経済活動、人間の活動を組織するある種の方法、アイデアそのもの、数学的に表現できる関係/数式などとされています。

今回の訪問では、クライアント様から弊社へご依頼いただきましたソフトウエア関連発明の米国特許出願および認可済みの米国特許が、Alice判決によってどのような実務的影響を受け得るのかを把握するべく、訪問先の各事務所に対して、ヒアリングを実施致しました。

ある代理人によれば、ソフトウエア関連発明の米国特許のうち、ビジネスモデルを主体とするもの(以下、”ビジネスモデル関連特許”)については、Alice判決以降、USPTOの審判部(PTAB)において権利無効とされる割合が増えている、と話しており、ビジネスモデル関連特許に限れば、PTABのdecisionで無効にされる割合は、Alice判決の前後で24%から78%へと大きく上昇したとのことです。

また、現在係属中の米国出願や今後の米国出願については、Alice判決の影響によって、“Abstract Idea”を含み、さらに“Abstract Idea”の応用/実施の部分が十分な“inventive concept (発明的なコンセプト)”を含まないと判断されることで、特許適格性要件違反(米国特許法101条違反)の拒絶を受ける可能性が高まることが懸念されます。この拒絶の可能性を少しでも抑えるため、ソフトウエア関連発明についてこれから米国出願する際のクレームドラフティングの注意点として、クレーム中に“intermediating(介在する)”、“hedging(ヘッジする)”、“settlement(決済)”などの、クレームが“Abstract Idea”を含むと判断されやすい文言を使用しないこと、およびクレームを特定のアルゴリズムや特殊なコンピュータに限定することが有効である、とのアドバイスをいただきました。

現在のところ、Alice判決において最高裁が”Abstract Idea”や“Abstract Idea”の実施に特許の対象とするように変換させる”Inventive Concept”の明確な定義を示さなかったこと、および、USPTOから今秋に公表されるとされていたAlice判決を受けたソフトウエア関連発明の審査ガイドラインが未だ公表されていないことにより、どのような記載を用いればソフトウエア関連クレームが101条で拒絶されないのかという点について、訪問先の各代理人も明確な答えを出せない状況でした。従いまして、USPTOからの審査ガイドラインの公表が待ち遠しいところです。

  *追記*
  USPTOは2014年12月16日、新たなガイドラインを発表しました。
  https://federalregister.gov/a/2014-29414

AFCP 2.0の有効活用テクニック
2013年3月16日に開始されたAfter Final Consideration Pilot Program (AFCP)は、2013年5月19日にAFCP 2.0として制度の一部が改良されました。その後、2014年9月30日までとされていた実施期間が2015年9月30日まで延長されました。ご存知のとおり、この制度は、最終指令書応答時に(1)出願人による申請、および(2)独立クレームの減縮補正、を要件として、決められた時間(特許:3時間、意匠:1時間)で審査官に再検討させることで、不必要なRCE(継続審査請求)を減らしてUSPTOにおける審査遅延(バックログ)の解消を目的とするものでした。しかしながら、弊社のクライアント様の複数の出願案件でこの制度を利用したところ、最終指令書応答時の補正クレームが審査官に十分に考慮されず、結果的にAdvisory Actionが発行されてしまうケースが少なからずありました。

そこで、今回の訪問では、最終指令書応答時にAFCP 2.0を申請した場合、補正クレームをより確実に審査官に考慮してもらうための方法について、訪問先の各事務所に対してヒアリングを実施致しました。

まず、補正クレームについては、補正前よりも範囲が明らかに狭くなっていることが、補正クレームを審査官に考慮してもらうための必須条件である、という意見が大半でした。また、ある代理人の見解では、補正クレームが補正前よりも狭くなっていたとしても補正前のクレームにはなかった特徴が追加されていれば、審査官がAFCP 2.0で与えられた時間内で補正を考慮して審査を行うことはできないとしてAdvisory Actionが発行される可能性が高い、とのことでした。また、AFCP 2.0では、審査官が考慮した補正クレームについて認可できない場合は、審査官からインタビューの申し込みがなされることになっていますが、複数の代理人の見解によれば、審査官によっては、一度考慮した補正クレームについて再び出願人と議論することになるインタビューを避けるために、そもそも考慮できないとしてAdvisory Actionを発行している可能性が有るようです。これを防ぐために、AFCP 2.0を利用した最終指令書応答後に、出願人側から補正クレームや反論の内容を説明するための審査官インタビューを申し込むことを推奨していました。

今後、最終指令書応答時にAFCP 2.0を申請するケースでは、クレーム補正が審査官にとって考慮し易いものであるかどうかをこれまで以上に検討するとともに、必要に応じて応答後の審査官インタビューを実施することが、登録までの近道と言えそうです。

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記事の内容等についてご不明な点などございましたら、NGB特許部までお気軽にお問合せください。

(記事担当:高井、中澤、中村、西村、篠田)

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