海外各国での商標の調査・出願から権利化・アフターフォローまでを行い、新ブランドのワールドワイドな展開に貢献

背景・課題

新ブランド名の決定や権利化に掛かるコスト、スケジュール、社内の体制に不安。

当初このプロジェクトでは、お客様社内で複数の商標が新ブランド候補として挙げられていました。しかし、商標候補の多くが、プロジェクトに絡む製品技術を直接説明するような、いわゆる記述的なものが多く、識別性の点で大きな懸念がありました。それに加えて、全体的な費用感、スケジュール感に関しても不明瞭で、海外営業部の方々にタイムリーに情報を共有できるのかなど、お客様社内では数々の不安や心配を抱えていました。

取り組み

NGBの提案で、調査から出願に至るまでのステップが明確化。懸念やリスクが払拭され、多くの国で権利化に成功。

NGBは、そうしたお客様の背景や事情を綿密にヒアリングした上で、調査内容や出願に至るプロセスと費用感を説明するなど、ステップを細分化して提案しました。複数商標を複数カ国で調査する場合、費用・時間などの問題点が発生しますが、NGB独自の代理人事務所ネットワークから、ある代理人事務所が提供するスクリーニング調査サービスの利用を一次調査として提案、各国での登録可能性と類似他者商標の使用状況をスピーディかつ簡潔に示すことができ、お客様サイドでの候補商標の絞り込み作業に成功。この調査により、各国で商標ごとに調査する場合の約1/10の費用で対応できたこと、そしてどの国でのリスクが高いのか、他者商標が実際にどのように使用されているのかなどを分かりやすく説明できた点を高く評価していただきました。

その後、最終的な商標候補に対する二次調査を行うこととし、海外弁護士事務所に対して、商標調査を依頼して、弁護士見解を付した調査報告書を入手。出願から登録に至るまでの潜在的な問題点などを含めて、お客様と共有しました。出願段階では、拒絶を回避する指定商品について現地代理人事務所と協議。その上で記述的な商標であることを理由に拒絶を受けた国においては、国ごとの傾向を考慮した対策を講じた拒絶対応による克服、先行権利者との同意交渉などを経て、多くの国で権利化まで進めることができました。

一方で、権利化できなかった一部の国に関しては、
・自発的取下げにより放棄とするか、放置対応とするか？
・将来的に商標の使用実績を積んだ場合どうなるか？
・その国でリスクなく商標使用できるか？
・第三者が同一または類似商標を出願した場合排除できるか？（つまり、拒絶決定が「お墨付き」になるか？）
など、お客様が懸念される点を、現地代理人事務所と綿密な面談しながら説明し、安心感を持っていただきながらサポートしました。

成果

多くの国で、安心かつ着実なブランド展開に成功。

このように調査から権利化、アフターサポートまで行い、お客様の新ブランドの世界展開を成功へつなげることができました。知的財産権を全ての国で取得した上でビジネスを行うことが望ましいのは当然ですが、現状、そしてこれからもこの理想的な状況は難しいと考えます。むしろ、権利化できなかった国でも「どのような施策を講じれば、他者権利侵害リスクを減らすことができるのか？」「権利化するために商標態様やクラス、指定商品記載をどのように補正すべきか？」など、現地代理人事務所のアドバイスをベースに各国ごとに策を講じていくことが重要です。

本件では、大きなプロジェクトであったにもかかわらず、調査から出願までの状況を共有しながら進めることができたことや、権利化できなかった国に関してもフォロー策を共有することができました。それによって、知的財産部員であるお客様企業のご担当者様が、自社の海外営業部の方々などに、説得力のある説明ができたことも効果的だったと考えています。

最大のポイントとしては、お客様が権利化できた国でビジネスを安全に進めるための法的根拠を獲得することができたことでしょう。お客様の商品やサービスに付帯する商標を出願、権利化して、法的な保護を受けた上で長年活用することによって、消費者に浸透されていった結果がブランド構築です。本件は、そのための最初のステップとなりました。そして、ブランドを展開する上でも、消費者のマインド変化や時代のトレンドに応じて、対象商標を見直したりすることも必要となり、その場合に一度権利化した商標から派生する商標などを別途出願、権利化することが可能となり、より広範にお客様のビジネスを知財面でサポートできたといえます。